MERKENRECHT

ndernemingen proberen hun waren en diensten aan de man te brengen. De meeste van deze waren en diensten zijn "gemerkt". Het merk zorgt er voor dat de consument het betreffende product weer terug kan vinden. We noemen dit de identificatiefunctie van het merk.

Daarnaast is het merk een drager van goodwill. Een merk staat voor een bepaalde kwaliteit, een bepaald prestige en imago. Dit kan zover gaan dat het merk voor de consument het belangrijkste onderdeel van het product is geworden.

WERELDBEROEMDE MERKEN - en niet alleen die - zijn zeer veel geld waard. We moeten in sommige gevallen denken aan bedragen in de orde van tientallen miljarden Euro's (Coca-Cola!).

Lees eerst ter introductie: Rechtsgebied.

Wetgeving

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

Het merkenrecht is geregeld in een gedeelte van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Het verdrag geldt in alle drie lidstaten en is in 2006 in werking getreden.

Doel van verdrag is het wegnemen van belemmeringen op onder andere merkenrechtelijk gebied. Het Benelux Gerechtshof zorgt voor een univorme uitleg.

In 1989 werd de Europese Merkenharmonisatierichtlijn vastgesteld. Het merkenrecht is hierop aangepast. Voor wat betreft deze aanpassingen is niet het Benelux Gerechtshof de hoogste rechter, maar het Europese Hof van Justitie.

Zie ook: Rechtsgebied - Algemeen - Rechtspraak.

Internationale afspraken

Er zijn nogal wat internationale afspraken op merkenrechtelijk gebied. Zo bevat het Unieverdrag van Parijs (uit 1883) en het TRIPs-verdrag (uit 1994) enkele merkenrechtelijke bepalingen.

Verder is er de Overeenkomst van Madrid en het daarmee samenhan- gende Protocol inzake de internationale registratie van merken (1891).

Zie ook: Rechtsgebied - Algemeen - Verdragen.

De Verordening inzake het Gemeenschapsmerk uit 1993 is in praktijk van groot belang. Er kan nu voor de gehele Europese Unie in één keer een merk gedeponeerd worden.

Zie ook: Rechtsgebied - Algemeen - Richtlijnen en verordeningen.

Merk

Een merk heeft als belangrijkste functie de identiteit van de oorsprong van waren of diensten te waarborgen. De consument moet deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kunnen onderscheiden (zie het Sat.2-arrest van het Europese Hof van Justitie uit 2004).

Twee soorten merken

Er zijn twee soorten merken: individuele - en collectieve merken.

Individuele merken

De Benelux Merkenwet omschrijft het individuele merk als teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dit is wel het bekendste soort merk: Shell voor olieprodukten, Heineken voor bier, Philips voor elektronica, etc.

Collectieve merken

Collectieve merken zijn ervoor om één of meer kenmerken te onderscheiden van waren of diensten die afkomstig zijn van verschillende ondernemingen. Bekende voorbeelden zijn het Wolmerk, Max Havelaar en Bovag.

De houder van een collectief merk moet erop toezien dat het merk alleen wordt aangebracht als aan de eisen is voldaan. Deze eisen staan vermeld in het reglement dat de houder bij het depot van het collectief merk in moet dienen.

De houder heeft dus een toezichthoudende functie. Hij mag dan ook niet het merk gebruiken voor waren of diensten afkomstig uit zijn eigen onderneming.

Onderscheidend vermogen

Onder het begrip "merk" vallen alle tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Dat kunnen zijn namen (Albert Heijn), logo's (de drie strepen van Adidas), letters (TPG), cijfers (4711), een slagzin (Heerlijk, Helder, Heineken), vormen (de driehoekige chocoladereep van Toblerone), verpakkingen (het Coca-Colaflesje), maar ook bijvoorbeeld een kleur (KLM-blauw).

In 2002 en 2003 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat ook een klank als merk kan dienen, een geur echter niet (in respectievelijk het Für Elise- en het Sieckmann-arrest).

Totaalindruk

Een merk moet "onderscheidend vermogen" hebben. Het Hof van Justitie maakte in het Mag Instrument-arrest (uit 2004) duidelijk dat hierbij gekeken dient te worden naar de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en naar hoe het publiek tegen het merk aankijkt.

Het gaat bij dit publiek om "de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betreffende waren of diensten". Deze consument zal het teken als geheel waarnemen en let niet op (alle) details. Of een teken onderscheidend vermogen heeft (en dus merk kan zijn), is afhankelijk van het door het teken opgeroepen "totaalindruk".

Soms zijn tekens te ingewikkeld om als merk te fungeren (een lange slagzin, bijvoorbeeld). Ook als tekens heel eenvoudig zijn, worden ze door het publiek wellicht niet als merk gezien (dank aan een stip). Verder kunnen tekens die uitsluitend beschrijvend zijn, niet als merk dienen. "Apple" voor appels kan niet, maar als merk voor computers is "Apple" geen enkel probleem.

Sterke en zwakke merken

Een merk kan een klein of groot onderscheidend vermogen bezitten. Hoe sterker het merk, het groter de bescherming is die het geniet. Hoe zwakker het merk, hoe minder bescherming (Hof van Justitie in het Canon/Cannon-arrest, 1998).

De kracht van een merk is geen vast gegeven. Door "inburgering" kan een zelfs een teken dat eerst niet geschikt was als merk toch een onderscheidend vermogen krijgen. Ondernemingen geven nogal eens enorme bedragen uit om hun merk "in de markt te zetten".

Het omgekeerde kan ook. Het publiek gaat de merknaam als soortnaam gebruiken. Er is dan sprake van "verwatering". Het merk verliest elk onderscheidend vermogen. Enkele voorbeelden: cellotape, luxaflex, vaseline en hansaplast.

Het merk Spa (mineraalwater) en Google (internetzoekmachine) lijken ondertussen ook te verwateren.

Wezenlijke waarde van de waar

Een merk behoort soortgelijke waren (of diensten) van elkaar te onderscheiden. Het is een onderscheidingsteken. Een vormmerk mag dan ook niet bestaan uit "wezenlijke waarde van de waar". Het teken is dan immers geen onderscheidingsteken meer, maar deel van de waar zelf.

De vorm van een Grolsch-beugel behoort niet tot de wezenlijke waarde van de waar (bier), maar de vorm van een kristallen beeldje wel (glaswerk). Bij dit beeldje bepaalt immers "uiterlijk en vormgeving door haar fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde" (het Benelux Gerechtshof, Burberry I-arrest, 1989).

Het beeldje kan uiteraard wel auteurs- of modelrechtelijk beschermd zijn.

Zie: Rechtsgebied - Auteursrecht | Modellenrecht.

Technische uitkomst

Het merkenrecht is er niet voor om technische vindingen te beschermen (daarvoor dient het octrooirecht). Het merkenrecht kan in beginsel eeuwig duren en het octrooirecht "maar" maximaal twintig jaar.

De vorm die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen kan dan ook geen merk zijn. Dat er een alternatieve vorm bestaat waarmee hetzelfde technische effect bereikt kan worden, doet daarbij niet terzake (Hof van Justitie, Philips/Remington-arrest, 2002).

Zie: Rechtsgebied - Octrooirecht.

Ontstaan van het recht

Zonder inschrijving geen merkrecht!

Als u een merk deponeert bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom beschikt u nog niet direct over het merkrecht. Het merkrecht verkrijgt u pas als het Benelux-Bureau het merk heeft ingeschreven. De tijd die tussen depot en inschrijving ligt, kan wel enkele maanden bedragen.

Tegen extra betaling zorgt het Benelux-Bureau er echter voor dat het merk binnen enkele dagen wordt ingeschreven. Wij raden dringend aan van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Als u dat wenst, kan het Benelux-Bureau nog een merkonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek heeft slechts een informatief karakter. Iemand kan dus best weer het merk Campina voor zuivel deponeren. Het Benelux-Merkenbureau kan de inschrijving van dit depot niet weigeren. In de praktijk is de inschrijving echter van geen waarde.

Zie verder uitgebreid: Bescherming - Merkdepot - Benelux merkdepot.

LAAT U UW MERK NIET ALS MERK INSCHRIJVEN, dan kunt u op geen enkele manier tegen het gebruik van dat merk optreden. Zelfs niet op basis van een onrechtmatige daad. Het Benelux-Verdrag bepaalt dit uitdrukkelijk. Zonder inschrijving dus niet alleen geen merkrecht, maar geen enkel recht!

Zie over onrechtmatige daad: Rechtsgebied - Onrechtmatige daad.

Weigeringsbevoegdheid

Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven als het merk onderscheidend vermogen mist, in strijd is met de goede zeden of openbare orde of het publiek zou kunnen misleiden.

Ook wordt het merk niet ingeschreven als het een oorsprongsaanduiding bevat voor wijnen en sterke drank, terwijl het product niet uit dat gbeid afkomstig is.

In de praktijk blijkt het Benelux-Bureau nogal wat merken te weigeren bij gebrek aan onderscheidend vermogen. Het Hof van Justitie steunt deze strenge lijn in het Postkantoor-arrest uit 2004. Het algemeen belang noopt er volgens het Hof toe dat:

"alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven."

Sommige tekens moeten dus door concurrenten gebruikt kunnen blijven worden; de zogenaamde "Freihaltebedürfnis".

Biomild, Companyline en Postkantoor kunnen dan ook geen merk zijn. Je kunt je afvragen of - afgezien van het woord Postkantoor - deze tekens nu echt voor concurrenten beschikbaar behoren te blijven. Baby-dry voor luiers mocht echter weer wel.

Zie verder: Bescherming - Merkdepot - Benelux merkdepot - Weigering.

INBURGERING IS DE ENIGE MANIER om een beschrijvend teken toch onderscheidend vermogen te geven en dus als merk in te kunnen laten schrijven. Grootscheepse reclamecampagnes kunnen hiermee helpen.

Zie ook hierboven: Merk - Sterke en zwakke merken.

Oppositieprocedure

Sinds 2004 kan de merkhouder oppositie voeren tegen een merk dat later is gedeponeerd en dat naar zijn mening met het ouder merk conflicteert. Hij heeft twee maanden de tijd de oppositieprocedure te starten (gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van het depot).

Slaagt de oppositie dan weigert het Benelux-Bureau het merk in te schrijven.

Zie verder: Bescherming - Merkdepot - Benelux merkdepot - Oppositie.

Nietigheid van de inschrijving

Een belanghebbende en het Openbaar Ministerie kunnen in bepaalde gevallen de merkinschrijving nietig laten verklaren. Zij kunnen zich daarbij alleen beroepen op de nietigheidsgronden die uitdrukkelijk in het Benelux-Verdrag zijn genoemd (Lux-arrest van het Benelux Gerechtshof uit 1985). Wij noemen hieronder de belangrijkste.

Geen onderscheidend vermogen

De eerste nietigheidsgrond is dat het teken geen merk kan zijn, met name omdat het teken onderscheidend vermogen mist.

Zie verder hierboven: Merk - Onderscheidend vermogen.

Strijd met goede zeden of openbare orde

Ook kan de merkinschrijving in strijd met de goede zeden of openbare orde nietig worden verklaard. Hetzelfde geldt voor de inschrijving van nationale vlaggen en wapens, emblemen van internationale gouverne- mentele organisaties en officiële waarborgtekens (denk aan het zilvermerk).

Misleiding

Een andere nietigheidsgrond is de mogelijke misleiding van het publiek. Denk hierbij aan misleiding omtrent de samenstelling van de waren (bijvoorbeeld een koe als merk voor margarine).

De Hoge Raad stelde in 1991 vast dat ook sprake is van misleiding als de onjuiste indruk wordt gewekt dat sprake is van erkenning van overheidswege (Nivak-arrest).

Collisie

Als een overeenstemmend merk al eerder is ingeschreven, kan de houder van die "oudere" inschrijving om nietigverklaring van de inschrijving van het jongere merk verzoeken.

Bij deze zogenaamde "collisie" wordt niet alleen gekeken naar overeenstemmende merken voor soortgelijke waren, maar ook naar overeenstemmende merken voor niet-soortgelijke waren. Er gelden in dat laatste geval wel zwaardere eisen.

Het moet gaan dan namelijk gaan om een in het Beneluxgebeid bekend merk. Ook moet door het gebruik van het jongere merk - zonder geldige reden - ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Een "oudere" merkhouder moet wel op tijd actie ondernemen. Heeft hij het gebruik van het jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust gedoogd, dan kan hij de nietigheid van het jongere merk niet meer inroepen.

WIJ RADEN U DRINGEND AAN bij het Benelux-Bureau een abonnement op latere merken te nemen. Dit abonnement houdt u op de hoogte van alle later ingeschreven merken die mogelijk conflicteren met uw merk. U kunt dan - op tijd! - beslissen hiertegen actie te ondernemen. Dit kan door het instellen van oppositie of door het verzoeken om nietigverklaring van de inschrijving.

Zie: Bescherming - Merkdepot - Benelux merkdepot - Abonnement op latere merken.

Zie verder hierboven: Ontstaan van het recht - Oppositieprocedure.

Eerder vervallen merk

Diegene die ooit merkhouder was, maar wiens merkinschrijving inmiddels vervallen is, kan de nietigheid inroepen van een "jongere" merkinschrijving. Het moet dan gaan om een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren. De nietigheid kan niet onbeperkt ingeroepen worden. Voor individuele merken geldt een periode van twee jaar na het verloop van de merkinschrijving, voor collectieve merken is de periode drie jaar.

Zie hierboven over individuele - en collectieve merken: Merk - Twee soorten merken.

Het doel van deze nietigheidsgrond is duidelijk: voorkomen dat een ander profiteert van de goodwill van het oudere, inmiddels vervallen merk.

Algemeen bekende merken

De gebruiker van een algemeen bekend merk (zoals Coca-Cola, Ferrari en Microsoft) kan de nietigheid inroepen van de inschrijving van een verwarringwekkend merk, ook al is dat bekende merk zelf niet ingeschreven (!). Hij heeft hiervoor de tijd tot vijf jaar na de merkinschrijving van dat verwarringwekkende merk. Is de inschrijving te kwader trouw verricht, dan geldt helemaal geen termijn.

Het gaat hier "alleen maar" om de nietigheid van de inschrijving van het conflicterende merk. Om gebruik van het merk te verbieden zal allereerst het algemeen bekende merk moeten worden ingeschreven. Zonder inschrijving is er immers geen merkrecht.

Zie ook hierboven onder: Ontstaan van het recht.

Te kwader trouw

Tenslotte kan de nietigheid inroepen worden van een merkinschrijving waarvan het depot te kwader trouw is verricht. De wet noemt onder andere als voorbeeld de deposant die - kort (en onvolledig) gezegd - weet dat een ander binnen de laatste drie jaar een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren heeft gebruikt.

Er zijn nog meer voorbeelden te bedenken. Zo is ook de deposant te kwader trouw, als hij weet dat een bepaald teken in dezelfde sector als handelsnaam wordt gebruikt en het dan toch op zijn eigen naam als merk deponeert.

HEEFT U NAGELATEN UW MERK IN TE LATEN SCHRIJVEN, dan kunt u toch proberen de inschrijving van een overeenstemmend merk te vernietigen. Er dient dan wel sprake zijn van te kwader trouw: u moet bewijzen dat de merkhouder op het moment dat hij het depot verrichtte wist of behoorde te weten dat u het merk gebruikte.

En uiteraard moet u te goeder trouw zijn: u mag bijvoorbeeld niet geweten hebben dat de merkhouder het teken al eerder dan u gebruikte. Slaagt de vernietigingsactie, dan kunt u uw merk inschrijven en vervolgens een verbod op het gebruik vorderen.

Al met al heeft u wel een lange en lastige weg te gaan. Beter is daarom zo snel mogelijk, liefst voordat u het merk gaat gebruiken, het in te laten schrijven door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Zie voor meer informatie: Bescherming - Merkdepot.

Duur van het recht

Het bijzondere van het merkrecht is dat het in beginsel een eeuwig- durend recht is. Elke tien jaar kan de inschrijving voor weer tien jaar verlengd worden. Eigenlijk is dit logisch: een onderneming behoort in staat te worden gesteld de merken die zij gebruikt te blijven gebruiken.

Van belang is wel dat tussentijds het ingeschreven merk niet gewijzigd kan worden. Wordt een merk dus "gerestyled" dan zal het opnieuw gedeponeerd moeten worden.

Verval van het recht

Hoewel het merkrecht dus in beginsel eeuwigdurend is, kan het wel tussentijds vervallen. Hieronder noemen we enkele gronden voor een dergelijk verval.

Vrijwillige doorhaling

Bij vrijwillige doorhaling of verstrijken van de geldigheidsduur van de merkinschrijving, vervalt het recht.

Niet-gebruik

Het merkrecht vervalt ook als het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar niet gebruikt wordt.

Onder gebruik van het merk wordt hier "normaal gebruik" verstaan. Het gebruik moet er toe strekken een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op een merk in stand te houden (Ansul/Ajax-arrest, Hof van Justitie, 2003).

Er kan een "geldige reden" zijn voor het niet-gebruik van het merk. Zo'n geldige reden wordt echter niet snel aangenomen. Het moet namelijk gaan om "belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voortdoen" (Armin Häupl/Lidl Stiftung-arrest, Hof van Justitie, 2007).

HOUD ER REKENING MEE DAT een enkel nietszeggend briefje eens in de zoveel maanden niet genoeg is voor "normaal gebruik". En dat het achterwege blijven van commercieel succes geen "geldige reden" is om het merk dan maar niet meer te gebruiken.

De gevolgen van het niet-gebruik gedurende vijf jaar kunnen (meestal) voorkomen worden als het merk daarna weer wèl gebruikt wordt en wel vòòrdat een ander een vordering tot vervallenverklaring instelt. Dit wordt ook wel met een mooi Duits woord "Heilung" genoemd.

Verwatering

Ook vervalt het merkrecht als het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot soortnaam is verworden. Deze soortnaam - voorheen: het merk - onderscheidt dan niet meer de waren of diensten van een bepaalde onderneming, maar benoemt een bepaalde soort (bijvoorbeeld hagelslag). We noemen dit "verwatering". Zie hierover het Bostongurka-arrest van het Hof van Justitie uit 2004.

Zie verder hierboven: Merk - Sterke en zwakke merken.

Het Benelux Gerechtshof heeft bepaald dat niet alleen een woordmerk (zoals hagelslag) kan verwateren, maar dat ook het onderscheidend vermogen van een vormmerk zo kan verminderen dat de merkhouder zich niet meer kan verzetten tegen gebruik door anderen (Hartvormige gisttabletten-arrest, Benelux Gerechtshof, 1997).

VOER ALTIJD EEN AGRESSIEF MERKENBELEID. Laat u gebruik van vergelijk- bare merken teveel toe of geeft u anderen ruimhartig toestemming gebruik van uw woord-, beeld- of vormmerk te maken, dan loopt u een groot risico: vermindering van het onderscheidend vermogen van uw merk of zelfs het totale verlies daarvan.

Zie ook uitgebreid: Bescherming - Merkdepot.

Misleiding

Tenslotte vervalt het merkrecht als het merk - door het gebruik dat ervan wordt gemaakt - het publiek kan misleiden (met name omtrent aard, hoedanigheid en geografische herkomst).

INZAKE GEOGRAFISCHE HERKOMSTAANDUIDINGEN is een speciale Europese Verordening van kracht. Wij gaan hier niet verder op in. Wilt u meer over dit onderwerp weten, neem dan contact met ons op.

Het gaat er hier dus om hoe het merk gebruikt wordt. Bij de eerder genoemde nietigheidsgrond "misleiding" wordt alleen gekeken naar de merkinschrijving zelf.

Zie hierboven: Nietigheid van de inschrijving.

Inhoud van het recht

De merkhouder bezit het uitsluitend recht op het gebruik van zijn merk. Hij kan zich dan ook verzetten tegen inbreuk. De Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom noemt vier inbreukcriteria.

In het economisch verkeer

Voor alle vier criteria geldt dat het gebruik van het inbreukmakende merk "in het economisch verkeer" moet plaatsvinden. Het gaat dan om gebruik dat plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreeft (Arsenal/Reed-arrest, Hof van Justitie, 2002).

Wel of niet ter onderscheiding van waren of diensten

De eerste drie inbreukcriteria hebben betrekking op het gebruik "ter onderscheiding van waren of diensten". Het vierde criterium richt zich op het gebruik "anders dan ter onderscheiding van waren of diensten".

Als iemand een merk van een ander op zijn eigen waren aanbrengt, is natuurlijk sprake van gebruik ter onderscheiding van waren. Het is niet altijd zo eenvoudig. Ook het gebruik van het BMW-logo in een adverten- tie van een specialist die auto's van dit automerk verkoopt, repareert en onderhoudt valt onder "gebruik ter onderscheiding van waren" (BMW/ Deenik-arrest, Hof van Justitie, 1999).

Wij behandelen hier kort (en bij lange na niet volledig) de verschillende inbreukcriteria.

Eerste inbreukcriterium

De houder van een ingeschreven merk kan zich verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van dat merk voor dezelfde waren (of diensten) waarvoor het merk is ingeschreven.

Merkpiraterij

Dit criterium heeft betrekking op gebruik van het - zo goed als - zelfde merk voor precies dezelfde waren of diensten (Arthur & Félicie-arrest, Hof van Justitie, 2003).

Denk hierbij aan merkpiraterij: nagemaakte Nike-schoenen, Rolex-horloges, etc. De merkhouder kan hiertegen zonder meer optreden. De wet stelt geen nadere voorwaarden (wel bij de andere drie criteria!).

Tweede inbreukcriterium

De houder van een ingeschreven merk kan zich verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van dat merk of een overeenstem- mend teken voor dezelfde of soortgelijke waren (of diensten), als daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Verwarringsgevaar

Centraal in dit criterium staat het begrip verwarring. Het is voor merkinbreuk niet vereist dat die verwarring bij het publiek daadwerkelijk optreedt. Voldoende is de mogelijkheid van verwarring: "verwarrings- gevaar" (Adidas/Marca-arrest, Hof van Justitie, 2000).

In het Benelux-Verdrag staat letterlijk "gevaar voor associatie". Deze (lichtere) eis niet voldoende, zo besliste het Hof van Justitie in het Sabel/Puma-arrest uit 1997. Het moet wel degelijk gaan om gevaar voor verwarring.

Of van verwarringsgevaar sprake is, wordt bepaald door een scala aan factoren. Vooral spelen een rol: de overeenstemming van het merk met het (mogelijk inbreukmakende) teken, de onderscheidingskracht van het ingeschreven merk en de soortgelijkheid van de waren of diensten. Zie het Lloyds/Loint's-arrest van Hof van Justitie uit 1999.

Overeenstemming tussen merk en teken

Er is sprake van overeenstemming als het publiek een verband legt tussen merk en teken, dat wil zeggen beide met elkaar associeert (Adidas/Fitnessworld, Hof van Justitie, 2003). De overeenstemming wordt vastgesteld aan de hand van de "totaalindruk" die bij gemiddelde consument wordt gewekt (Matratzen-arrest, Hof van Justitie, 2006).

De gelijkenis tussen het merk en het teken kan visueel, auditief of begripsmatig van karakter zijn. Het kan echter zo zijn dat hoewel beide bijvoorbeeld hetzelfde klinken, er toch geen sprake is van voldoende overeenstemming, vanwege de visuele verschillen en verschillen in betekenis. Zie het Sir/Zihr-arrest van het Hof van Justitie uit 2006.

Onderscheidingskracht van het merk

Hoe sterker het merk - dat wil zeggen hoe groter zijn onderscheidende kracht - hoe groter de kans op verwarring. Of een merk sterk is hangt af van het eigene, het bijzondere van het merk, maar ook bijvoorbeeld van zijn bekendheid bij het publiek (Chiemsee-arrest, Hof van Justitie, 1999).

Zie ook hierboven: Merk - Onderscheidend vermogen.

Soortgelijke waren of diensten

Bij de bepaling of waren of diensten soortgelijk zijn, moet rekening gehouden worden met alle relevante factoren. Zo spelen aard, bestemming, gebruik en het concurrerend of complementair karakter een rol. Is een merk bekend, dan zal ook eerder sprake zijn van soortgelijke waren of diensten (Canon/Cannon-arrest, Hof van Justitie, 1999).

Alle bovengenoemde factoren beïnvloeden elkaar. Zo kan een geringe soortgelijkheid van de waren of diensten worden gecompenseerd door een grote mate van overeenstemming tussen de merken.

U VERKOOPT SPULLEN met een bordje waarop staat: "deze artikelen zijn niet afkomstig van de merkhouder". Er lijkt dan geen gevaar voor verwarring meer. Toch werkt zo'n "disclaimer" niet. Met name nadat de artikelen zijn verkocht, kan de indruk ontstaan dat deze afkomstig zijn van de merkhouder. Er is dan sprake van "post sale confusion".

Zie het Arsenal/Reed-arrest van het Hof van Justitie uit 2002.

Derde inbreukcriterium

De houder van een ingeschreven merk kan zich verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van dat merk of een overeenstem- mend teken ter onderscheiding van waren (of diensten).

Er moet dan wel aan twee voorwaarden voldaan zijn:

Het merk moet bekend zijn binnen het Beneluxgebied.

Door het gebruik - zonder geldige reden - moet ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Bekende merken kunnen zich verzetten tegen dit gebruik voor zowel soortgelijke als niet soortgelijke waren (of diensten). Dit heeft het Hof van Justitie in 2003 uitgemaakt in het Davidoff/Gofkid-arrest.

Zie ook hiervoor: Inhoud van het recht - Tweede inbreukcriterium - Soortgelijke waren of diensten.

Binnen de Benelux bekend merk

Een merk is bekend binnen de Benelux als het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het (Benelux-)publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn. Aldus het Hof van Justitie in het Chevy-arrest (1999). Het hoeft dus niet te gaan om een algemeen bekend merk of een merk dat in de gehele Benelux bekendheid geniet.

Zie verder hierboven: Nietigheid van de inschrijving - Algemeen bekende merken.

Gebruik zonder geldige reden

Van een geldige reden is sprake als van de ander in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich van het gebruik van het teken onthoudt. Deze definitie geeft het Benelux Gerechtshof in het Claeryn/Klarein-arrest uit 1975. Een voorbeeld van een geldige reden is het gebruik van een handelsnaam al vòòrdat het merk gebruikt werd.

Zie ook: Rechtsgebied - Handelsnaamrecht.

Ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk

Er zijn drie soorten gevallen waarin sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of reputatie van een merk:

Het gebruik van wereldberoemde merken voor welke soort waren of diensten dan ook (Coca-Cola voor potloden, McDonald's voor kleding).

De negatieve of belachelijkmakende werking ten koste van het merk, als gevolg van de aard van de waren of diensten waarvoor het teken gebruikt wordt (Claeryn voor jenever en Klarein voor allesreiniger).

Het gebruik van een teken, waarbij verwarring - à la het tweede inbreukcriterium - te duchten is. Het verschil is wel dat het hier niet om soortgelijke waren of diensten hoeft te gaan. Bij niet soortgelijke waren of diensten is uiteraard minder snel sprake van verwarring.

Zie ook hierboven onder: Inhoud van het recht - Tweede inbreukcriterium.

Daarnaast zijn er ook nog wel andere gevallen denkbaar. Zo verbood de President van de Rechtbank Utrecht het gebruik van het teken ME voor het verzorgen van omroepprogramma's (WE/ME-uitspraak uit 2001). Het kledingconcern WE Netherlands zou anders namelijk "niet, en in ieder geval minder dan voorheen, in staat (...) zijn haar producten onder het merk WE een uitstraling te geven die aantrekkelijk en duidelijk herken- baar is voor klanten, en daarvoor ook effectief reclame te maken."

Vierde inbreukcriterium

De houder van een ingeschreven merk kan zich verzetten tegen het gebruik van dat merk of een overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

Voorwaarde is wel dat door dat gebruik - zonder geldige reden - ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Een verschil met de eerste drie inbreukcriteria is dat het gebruik niet hoeft plaats te vinden in het economisch verkeer.

Voorbeelden

Twee voorbeelden uit de praktijk: het gebruik van een Cola-Colaflesje in een sexscène van een film en het (oude) beeldmerk van Philips op de omslag van een tijdschrift, waarbij de sterren in dat beeldmerk vervangen waren door hakenkruizen.

Dit inbreukcriterium is verder van belang voor het aanpakken van het gebruik van het merk als domeinnaam (zie onder andere het Passies/Gaos-arrest van het Hof Amsterdam uit 2000). Hetzelfde geldt voor het gebruik van het merk als handelsnaam.

Zie ook: Rechtsgebied - Domeinnaamrecht | Handelsnaamrecht.

Exploitatie van het recht

Schriftelijk

Een merkhouder kan zijn merk uiteraard voor zijn eigen waren of diensten gebruiken. Hij kan ook besluiten zijn merkrecht aan een ander over te dragen of in licentie te geven. Overdracht kan echter alleen voor het gehele Benelux-gebied. Overdracht dient bovendien schriftelijk plaats te vinden. Een licentie kan daarentegen mondeling verleend worden.

HET IS ECHTER VAN GROOT BELANG de licentie-overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Ook een licentie werkt namelijk alleen tegen derden, als deze is ingeschreven bij het Benelux-Bureau. En zo'n inschrijving kan vanzelfsprekend alleen met een schriftelijke overeenkomst.

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat licentie en overgang mogelijk zijn los van de overdracht van de onderneming. Het bedrijf Shell zou dus in theorie zijn merk kunnen verkopen en zelf onder een ander merk verder gaan. Bij faillissement is deze mogelijkheid van groot belang: het merk kan als afzonderlijk vermogensbestanddeel worden geëxecuteerd.

Franchising

Het in licentie geven van een merk is vaak onderdeel van een bredere overeenkomst: de franchise-overeenkomst. In dat geval wordt een compleet exploitatiesysteem (inclusief gezamenlijke inkoop, marketing, etc.) ter beschikking gesteld.

De "franchisee" betaald royalty's voor het gebruik van dat systeem. Voordeel voor de "franchisor" is dat hij zelf niet zoveel hoeft te investe- ren. Bekende voorbeelden van franchise-ketens zijn MacDonald's en de Hema.

Gemeenschappelijke markt

Uitputting

Als goederen met toestemming van de merkhouder in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht, kan die houder zich niet verzetten tegen verdere verhandeling binnen deze Ruimte. In het merkenrecht geldt een Europese uitputtingsregel.

Zie verder: Rechtsgebied - Algemeen - Verdragen - Europese Economische Ruimte.

Verkoopt Nike dus sportschoenen in de EER, dan kan het bedrijf er niets tegen doen als deze schoenen worden doorverkocht. Nike kan wel optreden als de schoenen buiten de EER in de handel zijn gebracht en vervolgens worden geïmporteerd.

Gegronde redenen

Er is echter een uitzondering op de uitputtingsregel. Het merkrecht is niet uitgeput als er gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.

Wijziging of verslechtering

Denk bijvoorbeeld aan wijziging of verslechtering van de toestand van de waren, nadat deze in de EER in de handel zijn gebracht. Logisch: het merk zou grote schade ondervinden als anderen de kwaliteit van de waren zouden mogen verminderen.

Geneesmiddelen mogen echter wel een andere verpakking krijgen indien dat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege de regelgeving in een bepaald land. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zie o.a. het Euromedica/Merck-arrest van de Hoge Raad (2002).

Niet loyaal adverteren

Uitputting van het merkrecht brengt mee dat de wederverkoper mag adverteren met het merk. Hij moet immers zijn waren aan de man kunnen brengen. Daarbij dient hij zich wel loyaal te gedragen. Anders kan er alsnog sprake zijn van een "gegronde reden".

Zo mag gebruik van het merk in het reclamemateriaal de reputatie van het merk niet ernstig schaden. Ook mag de wederverkoper niet de indruk wekken dat hij tot het distributienet van de merkhouder behoort. Zie het Dior/Evora- en BMW/Deenik-arrest van het Hof van Justitie uit 1997 en 1999.

Gemeenschapsmerk

Op grond van de in 1996 in werking getreden Verordening inzake het Gemeenschapsmerk kan via één aanvrage voor het gehele gebied van de Europese Unie een merkrecht verkregen worden.

Belanghebbenden, bijvoorbeeld een "oudere" Benelux-merkhouder, kunnen binnen drie maanden na publicatie van de aanvrage bezwaar maken. Slaagt deze oppositieprocedure, dan wordt de gehele aanvrage (dus voor alle landen van de Europese Unie) afgewezen.

Zie uitgebreid: Bescherming - Merkdepot - Gemeenschapsmerkdepot.

Internationale Registratie

Het is ook mogelijk om in één keer in de bij de Overeenkomst van Madrid en het daarmee samenhangende Protocol aangesloten landen (ruim tachtig!) een merkinschrijving te verrichten.

De basis van een dergelijke Internationale Registratie is een bestaand Benelux-depot of bestaande Benelux-inschrijving. Na de registratie ontstaan aparte merkrechten in de verschillende landen.

Nadeel is wel dat als in de eerste vijf jaar het basisdepot of -inschrijving wegvalt, ook de Internationale Registratie (geheel of gedeeltelijk) wegvalt.

Groot voordeel van een Internationale Registratie is dat als in een land de aanvraag tot inschrijving wordt afgewezen, deze in de andere landen in stand kan blijven.

Zie ook: Bescherming - Merkdepot - Internationale Registratie.

Meer weten over Intellectuele Eigendom? Zie Rechtsgebied - Algemeen.

Email: info@bescherm-uw-idee.nl - Telefoon: 065 3344558 -
U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier.